Oreo VS Oreo de Gullón: La importancia del renombre
Iniciamos este ilusionante blog con un caso interesantísimo de derecho marcario, donde examinaremos la importancia que se le da al renombre de una marca como protección casi absoluta frente a cualquier marca posterior.
En efecto, el pasado mes de mayo el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictó sentencia en la que desestimaba las pretensiones de Galletas Gullón, S.A. y daba la razón, una vez más, a la mercantil americana Intercontinental Great Brands LLC, comercializadora de la famosa galleta OREO.
Trataremos de explicar esta nueva sentencia examinando la infracción marcaria concreta y las alegaciones de Galletas Gullón.
Como decíamos anteriormente, el art. 8.5 del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la UE, otorga una protección casi absoluta a la marca renombrada. Y ello porque garantiza la protección de aquella marca que goce de renombre frente a cualquier solicitud de marca idéntica o similar que pudiera ser perjudicial para su imagen, aunque los productos o servicios de la marca solicitada no sean análogos a aquellos para los que se registró la marca. Y eso es lo que pide la mercantil americana: que no se registre la marca de un empaquetado de Gullón porque, con base en su renombre, perjudica su imagen.
Como es lógico, Galletas Gullón no está de acuerdo con lo anterior. Su fundamentación se basa en los siguientes puntos, que completaremos con lo resuelto por el TGUE:
- La marca de OREO no es distintiva. O lo que es lo mismo: la marca de OREO no se diferencia de otras en el mercado y, por ello, no merece la protección que reclama. El Tribunal descarta este razonamiento por infundado. Por un lado, la falta de distintividad debe ventilarse en un procedimiento de anulación de marca anterior y no en un procedimiento de oposición. Por otro, en la apreciación de distintividad se tomará en cuenta tanto el gráfico como la denominación en conjunto -y no por separado-, y por tanto es innegable su mínima distintividad.
- Inexistencia de similitud. En otras palabras, la marca de Galletas Gullón no se asemeja a la de OREO. De esta forma, en tanto en sus alegaciones se descarta el gráfico de la ecuación, teniendo en cuenta únicamente los elementos denominativos, no existe similitud.
De nuevo el Tribunal nos recuerda que únicamente cabe descartar elementos de una comparación entre signos cuando éstos son insignificantes y, en palabras del propio Tribunal, en este caso “los elementos figurativos de las marcas en conflicto desempeñan un papel tan importante como los elementos denominativos en la percepción global del consumidor”, por lo que deberán tenerse en cuenta ambos para valorar la similitud entre marcas.
Así, la comparación visual, fonética y conceptual de todos los elementos de las marcas concluye que sí existe similitud entre signos.
- Falta de renombre de la marca anterior: para satisfacer el requisito relativo al renombre, una marca anterior debe ser conocida por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios designados. Por ello, al examinar la cuota de mercado de la marca de OREO, su intensidad, la difusión geográfica de la marca y la duración de su uso, el Tribunal dicta que es innegable el renombre de la marca de OREO, entendida como marca tridimensional, compuesta por la forma de dos galletas negras con un relleno de crema blanca, con borde troquelado, un interior con figuras geométricas y un óvalo en el que está inscrito “OREO”.
Finalmente, el TGUE dictó sentencia favorable a OREO dado que, en virtud del gran renombre de la marca y teniendo en cuenta que los productos son idénticos y se venden uno al lado del otro en los supermercados, la marca de Galletas Gullón atraerá fácilmente la atención del consumidor y creerá que tiene características similares, aprovechándose así del renombre de la marca OREO.
Debemos tener muy claro por tanto que no se trata de que el empaquetado Twins pueda confundirse con la marca de OREO, sino que la marca Twins se aproveche del renombre y la reputación de la marca tridimensional OREO.
David Amat